China Internet Network Information Center (CNNIC) rapporterade att det, i december 2017, fanns över 770 miljoner Internetanvändare. Detta gör Kina till världens största online-marknad, som får allt större intresse från europeiska företag.
Tillsammans med våra kollegor på AWA Asia presenterar vi på Dotkeeper en guide för hur du kan undvika problem med ditt varumärke i Kina.
Vanliga problem:
Trademark Squatting (Varumärkeskapning)
Trademark Squatting ökar i Kina. Europeiska företag är sårbara för varumärkeskapning i Kina eftersom du där följer ett ”first to file” -systemet i stället för ”first to use”.
Europeiska företag kan inte förutsätta att de varumärken som de registrerar i Europa även kommer vara erkända i Kina. Det kinesiska systemet erkänner inte varumärken som är registrerade i andra jurisdiktioner och kommer endast att ge skydd till de som först registreras i Kina, oavsett användningen eller avsikten att användas.
Metoder:
Squatters utnyttjar skillnaderna i rättssystemet och registrerar på förhand internationella varumärken som de förutspår kommer att ta sig till Kina. När företaget sedan kommer till Kina, försöker plundrarna få dem att köpa tillbaka sina egna varumärken för orimliga summor, enbart för att göra stora ekonomiska vinster.
Vissa squatters använder även ett internationellt varumärkes anseende för att etablera sina egna företag och göra en vinst på det ursprungliga varumärkets värde. I dessa fall registrerar squattern det ursprungliga varumärket under den kinesiska translitterationen, vilket är effektivt eftersom de flesta kinesiska konsumenter känner till varumärket genom den kinesiska translitterationen.
Att hävda registrering i ond tro eller ”well known-brand” inför kinesiska myndigheter har visat sig vara både svårt och dyrt. Dessa faktorer har på vissa sätt uppmuntrat till varumärkeskapning och gjort varumärkesskydd i Kina svårt för utländska företag.
Domain Squatting (domännamnskapning)
Domännamn är kopplade till varumärkesidentitet och exklusivitet. Det innebär att domännamnsregistreringar följer samma problem som varumärken.
Metoder:
Kaparen registrerar liknande eller identiska domäner som varumärket. Detta leder till att varumärkesägaren blir ”blockerad” från att använda domänen i Kina, vilket ger varumärkeskaparen följande fördelar:
- En oberättigad fördel gentemot varumärkesägaren
- Möjligheten att bedriva email-bedrägeri mot det gällande varumärkets kunder
- Möjligheterna att skapa en parkerad sida och tjäna pengar på klick på sponsrade länkar (förvirra kunder genom att länka till konkurrenskraftiga webbplatser).
Tillverkning i Kina
OEM-tillverkning (outsourcing) i Kina är ett juridiskt minfält. Även om frågan har resulterat i en del väl motiverade beslut i den kinesiska högsta domstolen de senaste åren har inte alla relaterade frågor tagits upp. Domstolarna fortsätter att besluta kring OEM-varumärkesintrång från fall till fall, beroende på de faktiska omständigheterna i varje enskilt ärende.
Om ett företag använder Kina enbart som tillverkningsplats, är det fortfarande klokt att säkerställa sitt varumärkesskydd. Detta för att undvika att spendera oändligt med tid och resurser inom OEM-undantaget för icke-intrång.
Om ett kinesiskt företag innehar samma varumärke finns risken att dessa kan förhindra den utländska varumärkesägarens export av produkter från Kina till länder, utanför Kinas gränser.
Rekommenderad strategi
First to file
First to file -systemet (viktigt att registrera tidigt för att undvika problem med kommande åtgärder). Företag som räknar med expansion till Kina bör ansöka om registrering snarast, särskilt då registreringen i vissa fall kan ta lång tid.
När man överväger att registrera varumärke i Kina bör man noga överväga vilken varu- och tjänsteförteckning man använder, speciellt om man avser att lämna in internationell ansökan enligt Madridprotokollet. Kina har en unik varumärkesklassningspraxis.
Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder om internationell registrering av varumärken. Överenskommelsen innebär att ett företag eller privatperson kan ansöka om skydd för varumärken i andra länder än sitt hemland med en enda ansökan. Det är ett kostnadseffektivt system.
Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder om internationell registrering av varumärken. Överenskommelsen innebär att ett företag eller privatperson kan ansöka om skydd för varumärken i andra länder än sitt hemland med en enda ansökan.
När du lämnar in en internationell ansökan enligt Madridprotokollet (går din lista med artiklar direkt till en varumärkeshandläggare. Utifrån listan bestämmer handläggaren vilka underklasser artiklarna ska gå in under. Detta görs utan att rådfråga dig innan, vilket i vissa fall kan vara problematiskt eftersom Kina har ett unikt underklassificeringssystem (ytterligare information finns i avsnittet Flera registreringar nedan).
Registrera kinesiska tecken som varumärke
Den största delen av de kinesiska konsumenterna känner nästan bara till utländska märken i form av dess kinesiska versioner. För att skydda dina rättigheter bör du därför registrera en kinesisk version av ditt varumärke. Annars riskerar du att tredje part skapar ett eget varumärke/eller registrerar detsamma.
Utländska företag som är verksamma i Kina borde helst satsa på att hitta rätt varumärkesnamn för att registrera sitt varumärke genom att använda en strategisk kombination av ordagrann översättning, fonetisk translitteration och beskrivande anpassningar. Det är verkligen att rekommendera att involvera tvåspråkiga experter för detta arbete.
Flera registreringar
Det finns ett klassificerings- och underklassificeringssystem som är unikt för Kina. I allmänhet anses varor eller tjänster som är upptagna i samma underklass att vara likartade. Enligt den nya varumärkeslagen och granskningspraxis har den sökande endast en möjlighet att ändra specifikationerna. Den sökande får inte lägga till några föremål som inte är relaterade till de gällande varorna. Om handläggaren inte anser att den sökandes ändringar är acceptabla, kommer hela ansökan att avslås.
Kina delar in varje klass i underklasser och behandlar varje underklass som en unik enhet. En varumärkesregistrering ger ägaren rättigheter i de täckta underklasserna, men praktiskt taget inga rättigheter i någon annan underklass, inom den klassen. Företagen bör därför registrera sig i så många kategorier och underkategorier som är ekonomiskt försvarbart. Små och medelstora företag bör tänka framåt och registrera sig inom strategiska kategorier. Även efter registrering bör företagen regelbundet övervaka varumärkesregistret för potentiell kapning eller intrång.
Registrera domänerna i förväg
Tvistlösningsförfarande rörande domännamn med .cn (Kinas landskod och toppdomän) måste initieras inom två år efter domännamnsregistreringen. Situationen är annorlunda för domännamn med toppdomänen .com, där det inte existerar någon deadline för att överklaga. Vår rekommendation är att följa exemplet för varumärken och registrera .cn-domäner så fort som möjligt.
Välkända varumärken
Statusen som ”inarbetat varumärke” är eftertraktad av alla varumärkesägare, men i och med de höga trösklarna för användning samt krav på väl uppbyggt anseende i Kina, blir den extremt svår att säkra. Varumärkesägare rekommenderas att inte förlita sig alltför mycket på detta i sin strategi, även om det bör vara en del i varje portföljhantering. Det går inte att ansöka om erkännande på egen hand utan tillvägagångssättet måste ske via CTMO (China Trademark Office), TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) och domstolarna.
Om AWA Asia:
Som en del av AWA Group, står AWA Asia för en stark värdeproposition. Med en öst möter väst – framtoning hittar vi här ett tvåspråkigt och flerkulturellt team av IP-proffs.
AWA Asias huvudkontor ligger i Hong Kong, en plats som är känd för sin framgångsrika affärsmiljö, världsklassig infrastruktur och effektiva rättssystem. Vårt Peking-kontor är också en licensierad varumärkesagentur, vilket gör det möjligt för oss att registrera och verkställa varumärken direkt inför the China Trademark Office och de administrativa myndigheterna.
Vårt team av PRC-kvalificerade varumärkesjurister och patentkonsulter har teknisk kunskap och erfarenhet av att stödja och hantera våra kunders IP-behov genom Kinas mångsidiga juridiska miljö.
Vi på Dotkeeper vill rikta ett stort tack till våra kollegor på AWA Asia för materialet till den här guiden!
Källa:
https://www.statista.com/statistics/265140/number-of-internet-users-in-china/