Så skiljer sig UDRP-kriteriet ond tro mellan .se och .com

När europeiska och svenska varumärkesexperter ger sig in på att driva UDRP-klagomål (Uniform Dispute Resolution Policy) så händer det ibland att deras uppfattningar krockar med verkligheten. En av anledningarna kan vara ett enda ord.

I tvisteförfarandet UDRP, som används för generiska toppdomäner såsom .COM, så måste en klagande kunna slå fast att både registrering OCH användning skett i ond tro (i syfte att skada eller slå mynt av varumärket), för att ha chans att komma över ett omtvistat domännamn.

”Your domain name has been registered and is being used in bad faith”. (UDRP)

I Sverige, och I flera andra länders nationella policys för den inhemska domänändelsen, så är det inte fallet. Det räcker med “antingen eller”.

“Your domain name has been registered OR used in bad faith”. (ATF)

I Sverige är det alltså så att ett domännamn som registrerats innan varumärket fanns –  trots det kan tilldömas klaganden. Man kan säga att bevisbördan är betydligt lättare, eftersom prioritetsrätten är utsuddad. För registranter under .SE och andra europeiska landskodsdomäner, så innebär skillnaden mellan tvisteförfarandena å andra sidan att rätten till ett domännamn är svagare vid tvist.

– Jag antar att man kan säga att ”ELLER” -modellen är vänligare mot varumärkesägare, säger Gerald Levine, författare till boken “Domain Name Arbitration”.

En viktig orsak till skillnaden enligt den svenska internetmyndigheten (”Internetstiftelsen”) var 2001 års WIPO-publikation ”ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes” som plötsligt avvek från WIPO’s ursprungliga slutrapport om processen och rekommenderar att ordet ”OCH” i den relevanta delen av UDRP ersätts med ”ELLER”.

WIPO fann dock snart enighet om att ”OCH” var att föredra. Styrorganet ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) avvisade också själva varianter med “ELLER”.

Bakgrunden när UDRP skapades var ett den skulle vara ett kostnadseffektivt snabbspår för ”för den relativt smala klassen av inkräktande registreringar”. UDRP:s rättsomfång var helt enkelt avsett för de allra mest uppenbara fallen. Den amerikanska kongressen, och WIPO, ville inte att en skiljenämnd som ofta består av en enda paneldeltagare och som har 14 dagar på sig att fatta ett beslut, skulle gå in i svåra överväganden som en domstol skulle vara betydligt bättre lämpad att göra.

Användandet av “OCH” var i den bemärkelsen ett sätt att snäva av när en varumärkesinnehavare har rätt att klaga, och ringa in när en ansökan är slarvig eller kanske ett försök att komma åt ett domännamn som det inte finns rätt till.

I allmänhet har UDRP:s praxis följt denna ”snäva räckvidd”, men ibland har den inte det. Detta kan exemplifieras med de sällsynta fall där ett UDRP-resultat har prövats i domstol på initiativ av en förlorande UDRP-svarande.

Ett aktuellt exempel är UDRP-beslutet för <lottostore.com> och <lottoworks.com> där svaranden förlorade mot klaganden. Beslutet återkallades sedan i federal amerikansk domstol, och klaganden (här svarande) ansågs också ha gjort sig skyldig till Reverse Domain Name Hijacking, RDNH.

Detta belyser att det är tänkbart att UDRP-paneler ibland överskrider sitt rättsomfång genom att hantera ärenden som går utöver den ”snäva klassen” som processen är avsedd för.

Även inom UDRP-processen har det också ibland gjorts alternativa tolkningar av Ond Tro-rekvisitet. En strömning som mer eller mindre gick ut på att “OCH” kunde tolkas som “ELLER” ledde till en skarp ökning av antalet ounderbyggda ansökningar, och kallas nu för teorin om “retroaktiv ond tro”.

I princip bestod den av samma tankegångar som finns i svenska och europeiska processer, dock här med understöd i stadgarna.

För varumärkesägare kan den här skillnaden mellan tvisteförfaraden vara bra att känna till, och för den som funderar på en UDRP-process så kan det vara nödvändigt att se till att ha på fötterna, eftersom ett avslag kan leda till utslaget RDNH (Bakvänd domänkapning). Skulle svaranden sedan ta det utslaget till amerikansk domstol under Anti-cybersquatting Protection Act (ACPA) så kan det bli tal om skadestånd.

Är det dessutom så att det finns ett fortsatt stort intresse för domännamnet även efter en förlorad UDRP, så kan man ofta räkna med att priset för att köpa domänen skjuter i höjden, eller att möjligheten att förvärva det helt försvinner.  Något som också det kan vara värt att ta med i bilden.